第壹,無效檢索的價值
專利無效檢索,又稱無效證據檢索、授權專利檢索、專利有效性檢索、專利穩定性檢索等。對於企業知識產權專業人員來說,這是壹種常見的專利檢索活動,是指對壹項授權專利的權利要求,檢索出能夠破壞其新穎性和創造性的專利或非專利文獻的行為。
專利無效檢索的開發壹般具有很強的場景性和目的性。場景是指專利無效檢索壹般用於對抗競爭對手的攻擊性行為(如專利侵權起訴)或主動攻擊企業的行為(如專利市場維權前);目的是指無效專利檢索的目的很簡單,即試圖找到能夠破壞目標專利創新性的證據文件。
無效專利檢索的有效利用,可以給企業帶來“知己知彼,百戰不殆”的效果。所謂“紅顏知己”,是指企業在積極維權之前,即在利用自己的專利聲討市場競爭對手的產品侵權之前,能夠通過搜索專利有效性來了解自己“進攻武器”的威力和穩定性,以此來幫助企業做出是否采取行動維權的決定。“明知對方”是指企業受到競爭對手專利的攻擊,即對方指責企業侵犯了壹項或幾項專利。通過查找對方指控的專利無效證據,收集能夠使其專利無效的書證,幫助企業在無效宣告程序中獲勝,扭轉其在專利侵權糾紛中的不利局面。
根據作者所在單位的統計和估計,無效檢索的平均消耗占整個無效準備的60%以上,其對無效結果的影響率高達75%。可見,無效檢索工作在企業處理和應對專利糾紛中的作用和價值是不言而喻的。
二、無效檢索的過程
無效檢索是技術方案檢索,壹般的技術方案檢索對於之前的案例或對比文件要求“不要最全,只要最準”。然而,在現實中,往往很難找到壹個“最準確”的證據文檔,所以在實踐中,我們通常會調整無效檢索的目標,以找到“最佳”的證據組合。
目前,我們經常聽到或看到別人以調侃的口吻說:“請多壹點真誠,少壹點套路。”筆者認為,企業開展無效專利檢索還是需要遵循壹定的套路。這裏的“常規”是指對無效檢索工作的壹個基本流程或指導。下面簡單分享壹個相對規範的作者單位進行無效檢索的流程。
(1)確認目標專利的最新法律狀態和所有權。
這對實際的檢索工作幫助不是很大,但必須先確認,因為這關系到後續的無效檢索和失效工作的意義,原因不言而喻。
(2)查詢目標專利的審查歷史文件和參考文獻。
該階段工作的主要目的包括:梳理魏初目標專利的權利人在專利說明書背景技術部分引用的背景文件、審查員在審查意見通知書中引用的對比文件以及權利人的專利申請。在審查過程中以及收到專利授權通知書後主動向專利局提交的與目標專利可專利性相關的技術資料(如在美國以IDS形式提交的資料)、審查員在歷次審查意見通知書中的詳細審查意見及駁回理由、權利人對歷次審查意見通知書的回復意見等。工作的重點是獲取壹些可用於評價目標專利創新性的證據文件,以及權利人和審查員對目標專利權保護範圍的說明和界定。
(3)查詢目標專利的專利無效行政訴訟歷史檔案。
專利無效行政訴訟雖然遵循“壹事不再理”的原則,但是對於A來說,了解目標專利之前的無效宣告I的歷史,尤其是原告在歷次訴訟中使用的所有證據文件及其證據組合方式,會有很大的幫助。就好像我們站在了巨人的肩膀上。我們可以吸取前人的精華(有價值的證據文件),拋棄前人的不好的東西(無用的證據和證據組合方法),最後殼入前人未竟的事業(無效的成功)。
(4)查詢目標專利的同家族專利及其審查歷史、引用文獻和無效歷史。
在查詢目標專利的專利族時,要查詢它的擴展族,比如歐洲專利局使用的INPADOC專利族。目前,大多數專利檢索數據庫都具有查詢專利族的功能。在查詢同科各專利的具體審查歷史、引用文獻和無效I訴訟歷史時,方法與查詢目標專利類似,主要通過各國專利局或知識產權局的官方檢索渠道,當然也可以通過美國專家局、歐洲專家局或國家知識局的全球專利卷宗,查詢幾個主要國家和地區(CN、EP、JP、KR、us、WO、CA)。另外,如果有PCT渠道或者歐洲專利局的同家族專利,那麽PCT指定局或者歐洲專利局出具的檢索報告也是我們需要獲取的重要參考資料之壹。
(5)搜索目標專利的所有者以前申請的所有相關專利。
雖然專利權人重復申請專利的可能性不大,但是大部分R&D和創新都是連續的,尤其是在同壹個企業中,這是可以理解的。在實踐中,我們最終把專利權人自己的在先專利作為證據之壹,甚至是主要的對比文件。因此,檢索目標專利所有人先前申請的相關專利並對其進行詳細解釋是專利無效檢索的重要組成部分。
(6)在市場上搜索目標專利的權利人的主要競爭對手的所有相關專利。
競爭對手的技術和產品往往與專利權人非常相似。因此,雙方出於進攻、防禦或儲備的戰略考慮而做出的專利布局,很可能在壹定範圍內交叉。因此,從競爭對手,尤其是老競爭對手的角度來看,檢索能夠破壞目標專利創新性的對比文件是壹種相對快捷的方式,坐等會有意想不到的收獲。
(7)分析目標專利的權利要求,提取檢索要素。
以上步驟2-6,其實是壹種方便快捷的取證方法。如果能夠將以上步驟收集起來,組合成壹個有效的無效證據鏈,那麽就可以停止下壹步的檢索工作。但現實往往沒有那麽美好,甚至是殘酷的。在這種情況下,我們只能啟動壹個常規的無效檢索過程。即從目標專利的權利要求分析,拆分權利要求的技術特征後,A取檢索要素。這裏的檢索要素應盡量包括權利要求中的所有技術特征,如部件或構件名稱、參數範圍、連接關系、位置關系、工藝手段等。
(8)表達檢索要素,構建檢索策略。
在這個階段,工作的重點可以放在檢索要素表的制作上,而在檢索要素表的制作中,最需要技巧和考驗的部分就是主題詞的選取和擴展。在選定壹定的關鍵詞後,需要從不同的角度展開,包括但不限於同義詞、近義詞、拼錯的詞(如“bill”、“bill”)、反義詞、學名、俗名、縮略語、上位詞、下位詞等。此外,我們還需要在如何獲取上述引申詞上多下功夫。百度、谷歌、維基百科、專業網站或論壇、圖書館、科技論文數據庫、專利數據庫等。都是可用的渠道,尤其是通過壹個經過初步檢驗的專利數據庫來獲得近似關鍵詞是壹種更有效的方法。
在構建檢索策略方面,根據作者所在單位的經驗,比較有效的檢索策略是T-block檢索,它包含以下五類檢索類型:僅由關鍵字構建的檢索類型、僅由精確分類號構建的檢索類型、由帶有分類號的關鍵字構建的檢索類型、僅由專利權人構建的檢索類型和僅由帶有關鍵字或分類號的專利權人構建的檢索類型。
(9)選擇合適的專利教學數據庫並進行檢索。
這個階段很好理解。不同的數據庫在專利數據外殼完整性上會有很大的差異,尤其是壹些國外的專利數據。因此,專利數據庫的選擇將直接影響檢索結果的命中率,並可能最終影響壹些關鍵證據的獲取。在壹些實際案例中,很多起關鍵作用的證據文件都是壹些“非主流國家”的授權專利。
(10)篩選搜索結果並結合證據。
這是無效檢索的最後壹個階段,也是壹個實證性的工作,尤其是如何有效地將壹些選取的對比文檔組合成壹組證據鏈。面對同幾份或幾十份與目標專利相關度高的對比文件,不同的人會有不同的證據選擇和組合方式,不同的組合方式往往會產生不同的效果。所以,當企業的知識產權工作者不是這方面的老司機時,建議盡量嘗試幾種不同的組合,評估不同組合達到的效果。
三、無效檢索的技巧
以上內容的第二部分主要分享了壹些無效檢索的套路,但是有些小時光有套路是不夠的,還需要壹些竅門、工具或者只是壹點運氣。
文中提到,數據會對無效檢索的結果產生很大影響,所以在我國和幾個主流國家和地區檢索無果後,必須想辦法獲取壹些小國家和語種的相關在先技術文獻。這時,擺在我們面前的是兩座大山:“數據不全”和“語言不通”,與當地事務所合作是壹個不錯的選擇,可以大大提高檢索的效率和命中率。
如果檢索工具有壹寸,對無效檢索也會有意想不到的效果。比如以專利為代表的I-Meaning檢索功能,可以突破關鍵詞的限制,不僅拓寬檢索範圍,提高檢索效率,還可以根據專利之間的關聯程度對專利進行智能排序,方便檢索者瀏覽篩選出最接近的對比文獻。又如以Patsnap為代表的循環檢索功能,打破了僅以文字形式進行檢索的局限,在專利檢索領域開辟了壹條全新的道路,可以顯著提高外觀設計專利的檢索效率和命中率。
此外,企業知識產權工作者或專利檢索人員應經常與企業R&D人員,尤其是業內資深R&D工程師進行技術問題的咨詢和交流。R&D人員在無效檢索中發揮著重要作用,他們憑借深厚的技術背景,可以幫助企業IPR找到壹些關鍵技術特征的現有技術證據或常識證據。