案情簡介:
涉案專利號為名稱為“用於輻射源的控制單元和控制方法及輻射檢查系統和方法”,專利權人為同方威視技術股份有限公司以及清華大學,申請日為2006年10月13日,授權公告日為2011年7月20日,授權公告時***有48條權利要求。2017年3月24日,無效請求人北京君和信達科技有限公司向原專利復審委員會提出無效宣告請求。收到復審委的無效轉文後,專利權人在指定期限內提交了將授權文本中的48個權利要求修改為272個權利要求的修改文本1。2017年10月19日雙方參與口審。口審過程中,專利權人提出從修改出的272個權利要求中刪去196個,並在口頭審理後提交了包含剩余76項權利要求的修改文本2。2018年4月11日,專利復審委做出無效決定,在專利權人提交的包含76項權利要求的修改文本2的基礎上維持專利權有效。請求人不服無效決定,向北京知識產權法院提起訴訟。北京知識產權法院壹審判決:撤銷原復審委做出的審查決定,復審委重新做出決定。專利權人不服壹審判決,向最高人民法院提起上訴。最高院二審判決駁回上訴,維持原判。 本案的爭議焦點之壹在於:專利權人在無效程序中對權利要求的修改是否屬於超範圍修改。無效程序中,專利權人采用了兩種方式修改權利要求,最高院對兩種修改方式是否超範圍分別進行了說明。 第壹種修改方式是指,在從屬權利要求引用的權利要求未進行修改的情況下,單純改變從屬權利要求的引用關系。以從屬權利要求4為例,授權公告時的權利要求4“引用權利要求3”,權利要求3引用權利要求2,而專利權人在無效程序中將權利要求4修改為“引用權利要求2”,與原權利要求4相比,相當於刪除了原權利要求3中的限定技術特征,即對第二檢測器位置的限定“所述第二檢測器位於第壹檢測器和輻射源之間”。 最高院認為,權利人通過改變引用關系從而刪除有關技術特征來修改權利要求,這種方式本身並不違反專利法及其實施細則的相關規定,可視為審查指南中“權利要求的進壹步限定”的修改方式。最高院對壹審法院在判斷權利要求修改是否超範圍時采取的比對方式做出糾正,認為在判斷修改是否超範圍時應以原獨立權利要求為基準,即被修改的權利要求4應和原權利要求1進行比較、而非與其最有對應關系的原權利要求4進行比較。 盡管最高院對第壹種修改方式本身予以認可,但在本案中仍然沒有支持專利權人的上述修改。最高院認為,判斷權利要求的修改是否超範圍,終極之問在於修改後的權利要求所請求保護的技術方案:(1)是否超出原專利獨立權利要求所框定的最大保護範圍,以及(2)是否屬於本領域技術人員在閱讀原專利權利要求書及其說明書與附圖後可“直接、明確推導出”的技術方案。 最高院認為,本案中,修改後的權利要求4因刪除了“所述第二檢測器位於第壹檢測器和輻射源之間”的技術特征限定,其請求保護的技術方案擴展到了“所述第二檢測器”位於其他位置的若幹技術方案,這些技術方案未在原專利權利要求書及說明書與附圖中有明確提及或討論,同時該修改也壹定程度上偏離了高能輻射檢測設備研發領域所秉持的技術審慎及安全原則,本領域技術人員在閱讀該等技術資料後難以直接、明確地推導出以上所有新增技術方案,即該修改得不到說明書與附圖支持,故修改後的權利要求4違反了上述“直接、明確導出”原則,不符合2001年專利法實施細則第六十八條之規定。 第二種修改方式是指在原權利要求的基礎上,進行了兩次以上的“進壹步限定”,形成多個新權利要求的修改方式。以權利要求13、14為例,修改後的獨立權利要求13是在原獨立權利要求1的基礎上加入了原權利要求2的部分特征和原權利要求3的全部特征形成;修改後的權利要求14是在原獨立權利要求1的基礎上加入了原權利要求2的部分特征和原權利要求5的全部特征形成。 對於第二種修改方式,最高院對這種修改方式本身同樣予以認可,但認為修改後的權利要求13、14導致了技術方案變得較為復雜,本領域技術人員在閱讀原專利權利要求及其說明書與附圖後無法直接、明確地推導出新增技術方案,該修改得不到說明書與附圖支持。因此,修改後的權利要求13、14不符合2001年專利法實施細則第六十八條之規定。案例評析
《專利法實施細則》第六十九條第壹款規定,在無效宣告請求的審查過程中,發明或者實用新型專利的專利權人可以修改其權利要求書,但是不得擴大原專利的保護範圍(即本案中適用的2001年專利法實施細則第六十八條第壹款)。 《審查指南》第四部分第三章第條規定了發明或實用新型專利無效程序中僅能修改權利要求書,修改原則是:(1)不得改變原權利要求的主題名稱。(2)與授權的權利要求相比,不得擴大原專利的保護範圍。(3)不得超出原說明書和權利要求書記載的範圍。(4)壹般不得增加未包含在授權的權利要求書中的技術特征。第條規定,修改權利要求書的具體方式壹般限於權利要求的刪除、技術方案的刪除、權利要求的進壹步限定、明顯錯誤的修正。 根據最高院在本案中的觀點,本案中專利權人采取的兩種修改方式均可歸為對“權利要求的進壹步限定”,屬於上述審查指南中規定的修改方式之壹。此外,從本案中最高院確立的判定標準可知,無效程序中權利要求修改是否超範圍的比對基準應為原獨立權利要求而非對應的從屬權利要求,但與此同時,最高院並沒有在原獨立權利要求的保護範圍內將修改自由度完全放開,而是嚴格限定了修改必須滿足“本領域技術人員在閱讀原專利權利要求書及其說明書與附圖後可‘直接、明確推導出’”。 本案中,在無效程序中被國家知識產權局接受的權利要求修改在後續的行政訴訟過程中卻沒有得到法院的支持,這反映了國家知識產權局與法院在關於無效程序中權利要求的修改是否應當被接受存在不壹致的評判標準。可見專利權人的修改在各環節均存在不被接受的風險,這啟示我們在實務中要嚴格把握無效程序中權利要求修改的方式,以原始獨立權利要求、說明書及附圖為限度,避免修改被認定“超範圍”因此不被接受而導致專利權喪失。此外,在專利申請階段,應在說明書中盡量囊括所有可行的技術方案,以使後續權利要求的修改能夠得到支持,提供足夠的修改空間,為專利權人保住專利權爭取更多機會。