在美國申請與管理專利的十大經驗之談
以下是美國申請與管理專利過程中的經驗之談：
1.積極使用初步或補充權利要求修正案策略
保護妳發明的直接方式，就是遞交涵蓋該發明的專利申請。此外，壹些其他權利要求策略的運用，也可使妳進可攻，退可守。妳可以撰寫權利要求，來涵蓋針對行業發展趨勢或未來需求的發明。這些趨勢或需求常常會在專利申請和收到美國專利商標局(USPTO)的首次批復期間逐漸明朗。同時，也可撰寫權利要求來覆蓋競爭對手針對這些發展趨勢或需求可能采取的其他途徑。然後將這些權利要請求以初步或補充權利要求的方式，遞交給美國專利局。為了取得最大的保護範圍，此類權利要求應當在整個專利申請過程中被積極采用。
2.繼續提供專利申請，或分案進行
在專利申請過程中，您可能會面臨采取何種途經的選擇：是繼續申請，提出上訴，還是撤回申請。如果您決定繼續申請，那麽您可以提交繼續申請書 (continuation application)，分案申請書 (divisional application)，或者繼續審查請求 (Request for Continuing Examination (RCE))。此類途徑的選擇應與您公司的總體策略相吻合。因此，必需慎重處理這類申請。
3.將技術劃分為多項發明
壹旦您確認要將技術申請專利，您應確定如何將技術劃分為壹項或多項發明。雖然常被寫成技術性文件，但專利申請書應當是含有技術信息的法律文件。每份專利申請書首先應集中、清晰和簡要地描述該項發明。這樣的描述可以避免在確定權利要求定義時可能出現的模棱兩可。
4.改進或擴展正申請專利的技術，並權衡費用
在提出專利申請後對發明進行改進或擴展是十分常見的。在這種情況下，應考慮提交壹個新的獨立專利申請，或者部分繼續申請(Continuing-in-Part (CIP))。CIP與原申請聯系緊密，但可以包含在原申請中沒有的“新內容”。您須考慮這類申請是否適合您公司的整體專利資產戰略。費用也是壹個因素，特別是如果您打算向美國以外的其他國家遞交申請。
用境外策略來減輕美國聯邦稅務常常被早期的初創公司及創業家所忽略。當您的創業計劃中列有國外知識產權許可授權人時，這類國際稅務策略特別相關。事實上，在很多情況下，及早設立 個或多個境外機構比在認定許可授權項目之後再行動益處更大。
5.考慮其他低費用選擇
在經費或時間有限的情況下，考慮如臨時申請案之類的低花費程序選擇。臨時申請案的規定要求及申請費用都比正式專利申請少。然後您可以在遞交臨時申請案後壹年內提交正式專利申請。另外，如果您的公司是小單位(即少於500個雇員)，您可采用電子方式遞交申請以獲得申請費折扣。
6.專利審批過程中進行申訴、電話會議及宣誓
如果您和USPTO審查員就某些權利要求的可專利性難以達成***識，應請求與審查員進行會談以進壹步的陳述意見。這樣的會談可以是當面或電話會晤。這些會談通常推動審查進程並加快權利要求的授予。如果其他證據會有幫助，那麽在闡明意見的同時提交宣誓證詞書來陳述相關事實。如果***識仍不能達成，應考慮對審查員的駁回向專利申訴和抵觸委員會提出申訴。並且可向該委員會提出口頭陳述的要求。
7.履行您對USPTO公布所知的背景 技術的義務
USPTO規定每個申請人及其代理人有公開所知背景技術的義務。這意味著您應及時地向USPTO遞交信息公開聲明 (Information Disclosure Statement(IDS)) 以公開與發明有關的參考資料。即使參考資料有別於您的發明，您仍有公開的義務。在整個申請過程中您都有持續義務來隨時公開您所得知的背景技術。因此，在提交專利申請後，壹旦註意到有關資料，您必須提交IDS來引起 USPTO的註意。忽略這壹責任會危及您專利的合法性。
在提交專利申請時或在審查過程中，您沒有義務來查索背景技術。然而，如果您進行檢索，您必須盡早向USPTO公開任何相關文件。除此之外，您應意識到如果您就該發明在國外提出專利申請，那麽國外審查機構的檢索結果也可能被規定要向USPTO公開。
8.必要時學會放棄，並另尋他途
當壹個專利中的某些權力要求難以取得，或如果事後證明它們對您的公司缺乏價值，應考慮撤回這些權利要求。如果所有權力要求皆是如此，那麽就放棄整個申請。如果該申請還沒有被公布，那麽在適當情況下您仍可以將該發明保持為商業秘密。您還可以選擇主動公布該發明的說明書以將其列入公***領域，從而防止他人阻止您使用該發明。
9.識別授權機會和訴訟可能
提供專利授權，或擴充專利陣容，應是您戰略的壹部份。在某些請況下，例如當直接競爭對手可能侵犯您的專利時，用訴訟來保護您的專利權益是可達到理想結果的最佳途徑。但是，侵權訴訟花費大並可能相當耗時。壹個更實際的途徑可能是分析您的技術領域，以鑒別出潛在的權授對象，從而制定壹項授權策略。授權權比訴訟花費少，從授權實施該項專利所收取的使用費還可以成為您公司的壹項收入來源。
10.利用重新頒發、重新審查及抵觸程序
即使在獲得某項專利後，更廣泛的權力要求仍可以通過申請重新頒發專利來獲取。取得專利過程中出現的錯誤也可以通過這壹程序更正。如果您在專利權授予之後發現背景技術文件，並且認為該文件對您的專利可能有負面影響，您應當請求對您的專利就該文件進行重新審查。重新審查可能會產生不同範圍的權力要求，但是您的專利由於該文件而被宣告無效的可能性會被大大減小。
如果您意識到他人就您認為是由您首先發明的技術提出專利申請，您可以遞交壹個含有能觸發抵觸程序的權力要求的專利申請。當兩個申請人分別就同壹發明提出專利申請時，USPTO將宣布抵觸程序。壹個微型法庭審理將來決定誰是首先發明人。首先發明的人將有權獲得專利。
作者：Michele Liu, Dennis Fernandez
Fernandez & Associates LLP
這裏有個：
美國大衛雷文專利代理公司-上海代表處
專門辦理中國人或公司前往美國申請專利的。
--------------------
個人網站：