1.
基本項目決定了調查的內容。從上面的總結可以看出,基本項目可以是壹筆交易,壹個具體的法律行為或者壹個專利侵權訴訟。不同的基礎項目,專利權的內容和側重點是不同的。比如在專利權質押融資項目中,專利權的穩定性及其經濟價值(資產評估)是盡職調查的重點;然而,在專利侵權訴訟中,產品的技術特征是否屬於專利權利要求保護的範圍是調查的重點。合理設置專利盡職調查的重點,將顯著提高調查效率和質量,有效節約調查成本。
2.
盡職調查應該詳細和適當,但不應比其他調查更不集中。壹個完整的專利盡職調查應包括專利資產的確認、專利交易的相關風險及評估、風險規避、專利資產相關利益的協調、並購後專利資產的有效利用等方面。例如,許多項目團隊往往會忽略並購後如何有效利用專利資產的風險和提示。對委托方進行全面系統的盡職調查並不容易。在滿足調查重點的條件下,負責盡職調查的專利律師應盡可能快速、準確地涵蓋上述方面,使調查報告更全面、更有質量。
3.四步檢索法:專利族檢索、專利法律狀態檢索、專利有效性檢索、專利侵權風險檢索。[17]
四步檢索法可以大大提高專利文獻信息化後專利律師進行專利盡職調查的效率。
專利族通常指同壹家族的專利。同族專利是不同國家或地區以及地區之間的專利組織多次申請、公布或批準的內容相同或基本相同的壹組專利文獻。比如在中國申請專利後,同樣的專利申請到外國;另外,以前在共同案件中申請的壹個專利被分成幾個專利,在單獨案件中申請的專利可以稱為同壹個家族的專利。
專利的法律地位通常包括專利申請過程中的申請提交、公開、授權、無效、支付、扣押、轉讓、質押等法律地位。
專利有效性檢索通常以專利的穩定性為目標,即試圖找到能使專利失去新穎性或創造性進而導致專利無效的現有技術或沖突的應用。
專利侵權風險檢索的目的通常是比較自己產品的技術特征是否屬於他人專利權利要求的保護範圍,而這種比較的前提是檢索他人的相關專利。
(2)專利盡職調查的內容
專利盡職調查大致可以分為四個層面:形式層面、法律層面、技術層面和FTO項目。
1.正規的盡職調查可以由普通律師來做。
該層面的盡職調查內容包括但不限於確認專利權的類型、專利的有效期限、專利費的繳納、專利所有權的存在、專利是否被授權、標的物是專利權還是專利申請權、專利的地域性、專利質押、查封和無效宣告等。
2.法律層面的盡職調查通常需要由精通專利法的律師進行。
該層面的盡職調查內容包括但不限於專利權的歸屬、專利權的穩定性、他人能否主張該專利或科技成果、專利的有效期、專利權利要求是否被修改、專利權人是否放棄發明技術方案、是否面臨潛在的侵權訴訟、是否存在對外授權許可、是否存在正在進行的法律糾紛等。
3.技術層面的盡職調查通常需要由專利代理人或具有專利代理人資格的專利律師主持。
該層面的盡職調查內容包括但不限於該專利是否依賴於其他專利,是否存在替代技術,技術在行業中的壟斷程度,技術的實施成本,權利要求的範圍,是否有成熟的專利技術,是否依賴於背景技術,是否有改進技術,是否有配套技術,是否滿足買方需求,是否有授權的實質性條件, 專利申請文件是否存在缺陷,是否容易避免設計,發明人是否支持專利的實施,專利權人是否可用。
4.FTO專題調查。
對技術自由實施情況的調查最好由具有專利代理人資格的雙證律師主持。FTO的主要目的是在新產品或企業上市時避免專利侵權訴訟和懲罰性賠償,所以雙證的專利律師是組織FTO調查時的最佳人選。FTO專項調查的內容包括但不限於:我們正在開發或生產的產品是否侵犯他人的中國專利權和外國專利權;如果存在侵權風險,如何從技術方面規避設計,如何規避專利侵權的風險區域和風險市場,如何發起導致他人專利無效的申請或訴訟,如何防止他人宣布自己的專利無效,如何防止在資本市場融資或上市過程中的“專利攻擊”。