337調查的應對策略

大多數中國企業積極應對337條款，這是壹個非常可喜的現象。因為壹個輕微侵權的排除令足以致命，讓被告無法繼續經營。壹系列中國產品，如打火機、打印機墨盒、賴氨酸產品、電池和其他產品，在美國國際貿易委員會(ITC)被指控侵犯知識產權。以前很多中國公司選擇無視，大部分都積極響應，這是壹個很可喜的現象。本文將討論如何應對美國337條款的行政訴訟。在美國提起337條款訴訟的原告可以是美國公司，也可以是外國公司，比如日本公司，或者是在美國擁有知識產權的德國公司。337條款規定，如果任何進口行為是不公平的(主要針對侵犯專利權或商標權，包括侵犯版權、不正當使用商業秘密、侵犯普通法商標權和其他商業侵權)，並且可能抑制或壟斷美國產業，美國國際貿易委員會可以進行調查。提交給ITC的起訴書必須證明相關專利所涵蓋的產品已經形成國內產業，或者上述產業正在美國興起。“國內產業”的要求分為兩部分，壹部分涉及技術，壹部分涉及經濟。在技術方面，原告必須證明專利所涵蓋的產品已經在美國生產或銷售。在經濟上，原告必須證明自己在制造設施和設備上投入了相當大的金額，花費了大量的人力和財力，或者在產品開發上進行了實質性的投入，包括工程、研發或者許可。如果ITC經過調查和審理確認進口產品侵犯知識產權，可以根據337條款發布兩個命令:壹個是“停止令”，壹個是臨時或永久的“禁止令”或“排除令”。前者類似於美國地方法院發出的禁制令，要求被告立即停止侵權行為。如果被告執意將侵權產品進口到美國，並不顧這壹命令進行銷售，他可能會被罰款很多。後者明確禁止侵權產品進入美國。ITC可以發布全面排除令，不針對特定進口商，而是針對侵權產品，禁止特定類型的所有侵權產品進口到美國。即使是有限排除令也適用於被告的所有侵權產品。ITC的排除令並沒有明確具體型號，只是對禁止進口的侵權產品進行了大致描述。因此，如果美國市場是被告的主要市場，那麽壹個確定最小侵權的排除令就足以致命，足以阻止被告繼續經營。禁令還被用來阻止被告出售已經進口到美國的侵權產品庫存。337條款將美國進口的不公平貿易分為1和普通不公平貿易兩類。所謂普通不公平貿易行為，是指貨主、進口商或承銷商在將產品進口到美國或進口後銷售時的不正當競爭手段和不當行為。但其非法性必須滿足兩個條件:壹是美國有相關產業或產業正在建立；第二，它的傷害已經到了相當的程度。2.知識產權不公平貿易是指在美國銷售侵犯受美國法律保護的著作權、專利權和商標權的產品的行為。只要美國存在與該產業相關的產業或者該產業正在建立，涉及知識產權的不公平貿易行為就是違法的，不需要證明是否對美國產業造成了損害。337條款有兩個特點，壹是調查程序短而快(調查僅限於12或15個月)，二是補救措施非常嚴厲。壹旦認定侵權，不僅被告的相關產品可能被永久禁止進入美國，被告國內同行業的同類產品也可能被永久禁止進入美國市場。337條款訴訟是壹種行政訴訟，除了快速裁決和禁令之外，不給予原告任何經濟補償。因此，原告往往會雙管齊下，壹方面在ITC進行行政訴訟，同時在聯邦地區法院提起民事侵權訴訟，以獲得經濟賠償。在行政訴訟過程中，聯邦地區法院通常會中止民事訴訟的審理。在產品出口美國之前，企業首先要提高知識產權意識，防患於未然。在華企業應提前做好準備，首先進行專利檢索，確定是否有可能侵犯涉及產品或產品制造方法的美國專利，包括邀請專家分析產品在美國的專利保護狀況。相對於敗訴的損失，專利檢索的成本真的可以忽略不計。如果發現可能侵犯美國公司的專利權，要及時修改產品，避免侵犯知識產權。如果有侵權的可能，可以用其他方法繞過專利，避免侵權。如果某些核心專利無法繞過，也可以從專利所有人處獲得專利使用許可，或者與進口商達成協議，由進口商承擔侵權責任。對於337調查案，如果采取不應訴的“鴕鳥政策”，ITC將做出缺席判決，這意味著被調查產品將長期甚至永遠失去美國市場。壹旦被告積極應訴，至少可以獲得談判籌碼，勝訴或者與原告庭外和解。壹些被告公司認為只要關閉公司，重新註冊壹家公司東山再起，就可以避免缺席判決的後果，這是非常謬誤的。如上所述，ITC的禁令或排除令針對的是侵權產品，而不是特定的公司。即使公司改頭換面，只要還生產同樣的侵權產品，還是無法進入美國市場。中國正在向出口型經濟轉型，很多企業往往在壹個行業生產類似的產品。337條款訴訟經常同時針對許多中國企業。在這種情況下，我國企業可以聯合起來應訴，從而降低訴訟成本。行業內的商會往往可以組織協調。例如，在溫州打火機訴訟中，溫州煙具商會發揮了不可或缺的作用。ITC調查實際操作中有三種交織的情況，在涉及多項專利指控的訴訟中成為被告的障礙:(1)向原告和第三人取證的時間非常有限；(2)行政法官舉行聽證和發布裁決的時間非常有限；(3)委員會要求行政法官對聽證會上提出的每壹項爭議做出裁決。因此，即使行政法官因為專利無效而判定不存在侵權，他仍然必須對聽證會上提出的涉及上述專利的所有爭議做出裁決。時間上的限制會對原告非常有利，而且隨著糾紛數量的增加和開庭的臨近，會不斷給被告造成壓力。被告可以通過簡易判決的動議減輕原告施加的壓力，降低風險。簡易裁決的建議只能針對重大糾紛，如侵權不存在、專利無效或不可執行、國內產業缺失等。如果成功，將做出簡易裁決，在不舉行最終聽證會的情況下，將該專利從調查範圍中撤銷。即使原告有不可辯駁的侵權立場和專利有效性，上述專利也不在委員會的調查範圍之內。被告可以在聽證會上花更多的時間對剩余的專利進行進壹步的陳述，並為每壹項辯護提供充分的證據。即使簡易裁決的動議不成功，它仍然有助於縮小爭議的範圍。至少上述動議可以檢驗行政法官在這壹辯護中的立場。如果動議被完全駁回，被告可以放棄上述抗辯，在聽證會上陳述其他抗辯。如果行政法官否決了動議，但對答辯有興趣，被告可以深化辯論，提供補充證據，可以在聽證會上或者在隨後的簡易裁決動議中提交。在審理過程中，被告也可以辯稱自己的產品沒有侵犯對方的專利權。專利權的權利可以包括壹個或多個技術要素。只有當被控產品涉及權利的所有技術要素時，才能判定為侵權，否則不算侵權。此外，被告還可以辯稱原告的專利權無效，如:專利權的覆蓋面太廣，原告在申請專利時已經有類似的技術，專利缺乏新穎性。如果分析敗訴後的策略，被告可能敗訴，或者答辯後被判侵權，並不意味著全軍覆沒。首先，被告可以繞過專利，根據分析或ITC的侵權行為重新設計產品，重新奪回美國市場。如果遇到繞不過去的核心專利，可以和原告協商成為被告的代工廠商，即生產貼有原告品牌的產品。這樣做當然會讓原告獲得更多的利潤，但是如果市場巨大，被告還是可以通過薄利多銷生存的。其次，被告也可以與原告協商獲得專利的使用許可，並支付合理的許可費。這種做法對被告更有利，因為專利許可費可以從被許可方的利潤中作為基數支付，這是壹個雙贏的局面。即使專利持有人堅持以銷量為基數，被許可方也可以通過談判試圖降低許可費，不是以整個產品為基數，而只是以專利所涉及的部分的價值為基數。另外，被告可以與原告協商成立合資企業，由原告提供專利技術在中國制造產品。因為中國勞動力成本低，很多外企願意和中國公司合資降低成本，這也是雙贏。