企業知識產權風險與企業的生產經營活動密不可分,貫穿於企業的全過程。根據R&D、生產和銷售三個階段經營活動的不同特點,結合企業經營的階段對知識產權風險進行分解,主要表現在以下幾個方面:
1.R&D活動期間的風險
R&D活動是企業推出新產品以獲得市場競爭優勢的基礎環節,R&D項目立項、R&D路線確定、研究成果保護等不同階段都涉及知識產權風險。
壹是研發論證時沒有詳細搜索專利信息,導致付出大量心血和投入,但自主開發獲得的研發成果不能使用,否則構成侵權。這個例子發生在很多外貿企業。國內某大型汽車零部件廠積極開拓國外市場,開發出汽車電動助力轉向器。國外市場需求旺盛,但買方要求其出具知識產權證明。這時企業才意識到,辛辛苦苦做出來的產品,因為當初沒有知識產權信息檢索,在國外申請了專利,意味著國外市場被別人占領了,幾百萬的R&D投資白白浪費了。
二是研發完成後,所開發的新技術或產品將得不到有效保護,導致被限制使用的風險。很多企業開發了新產品,不及時申請專利保護。他們往往等到別人開始圈地,才慌了神,後悔沒有申請專利保護。江蘇某上市公司開發了新的改進的醋酸羰基化方法和裝置,可將原規模裝置的生產能力提高2倍以上,但公司將其作為技術秘密進行保護,未對外公開。但其在國內市場的競爭對手保護意識很強。2003年,率先為這項技術申請專利保護。由於發明專利申請公開有壹定的滯後性,壹般專利申請在18個月後才能公開,所以直到2005年6月競爭對手提交的專利申請公開後,這家企業才意識到自己面臨的威脅。2004年底,以該專利為核心技術的企業二期工程已通過立項審批,即將開工建設。二期工程的順利投產,必將鞏固該企業在國內市場的領先地位。但誰知這半路成卻讓這家企業處於極其被動的地位,競爭對手專利的授權意味著總投資80多億元的建設項目必須停止,否則就是專利侵權,唯壹的出路就是尋求對手的和解,爭取專利許可,可謂是失算,兩敗俱傷。
第三,國外專利權人對國內企業布下的專利陷阱,成為國內成功企業面臨的知識產權風險的焦點。國外專利權人通常采取放水養魚的戰術。他們往往壹開始不告妳侵權,而是等國內企業的產品市場成熟了,再開始限制妳,從打火機、拉鏈等日用品到移動通信、半導體等高科技。外國企業在國內外埋下了專利地雷。日本YKK公司占中國拉鏈專利申請總量的74%,移動通信等十大高科技領域國外專利申請量占80-90%,國內企業任何創新。浙江康華眼鏡有限公司是國內眼鏡配件制造業的龍頭企業,在國外市場逐步成長十余年後,於2007年被德國企業指控侵權。
四是產學研合作中企業的知識產權沒有得到明確規範,導致競爭對手的自我培養風險。產學研合作是當前提高企業技術創新能力的重要形式。企業的產品開發往往是多方努力的結果,所以各方都可能在這個產品上擁有壹定比例的知識產權。由於《R&D合同》中沒有明確規定知識產權的歸屬和風險,因此在知識產權的使用目的地和範圍上往往存在知識產權風險。如果研究機構只將形成的專利等知識產權成果許可給企業使用,則存在研究機構將知識產權成果重復許可給第三方使用的風險,或者產學研合作的成果歸多個權利人所有,且每個權利人都有實施能力,那麽權利人之間必然會出現專利權實施的競爭,甚至演變為惡性競爭。
2.生產活動中的風險
企業生產過程中涉及的知識產權包括:專利、商標、計算機軟件、著作權、商業秘密,如專有技術、加工工藝、生產設備的改進方案、生產信息、采購和加工合同、生產控制軟件、產品造型、獨特的商品裝潢等。
在采購過程中,企業往往不註重對供應商和采購產品的知識產權狀況的評估和確定,也很少要求供應商提供涉案知識產權歸屬的證明。尤其是在委托加工、來料加工等對外合作生產過程中,由於采購組裝過程中涉及的知識產權不規範,OEM過程中的知識產權權責界定不明確,往往埋下侵權的炸彈。比如委托加工的產品含有專利技術,但定作方或委托方不是專利權人,沒有取得專利許可權,那麽承辦方或加工方就很容易陷入侵權的法律陷阱,遭受侵權訴訟的損失。2007年,全球最大的電熱水壺溫控器制造商英國Strix公司起訴好媽咪電器廠及其供應商等多家小企業侵犯其專利權,因為代工就是通過采購各種原材料,然後組裝,完成沒有品牌名稱的“白機”產品的制造過程。在整個“白機”產業鏈中,很多企業根本就沒有明確規範所涉及的知識產權,權責都是壹筆糊塗賬。壹旦出現侵權糾紛,他們會推卸責任,但最終都難辭其咎。
采用新技術、新產品,特別是企業獨家定制的原材料和設備處於試生產或小批量生產階段,企業普遍沒有明確對供應商的保密和知識產權保護責任。尤其是當大量中小企業在配套加工中根據主機廠商的要求自主開發新樣品時,由於強大的市場競爭壓力,更難以對主機廠商提出知識產權保護要求,導致企業的知識產權無法得到有效保護。江蘇丹陽有600多家汽車零部件企業。新燈具的開發往往是根據汽車廠家的要求,各配套廠自行設計開發。但在訂貨合同中明確規定,汽車生產企業還享有配套工廠開發的產品的知識產權,可以許可使用,這意味著汽車生產企業可以另找企業生產這類產品。所以汽車廠商更換配套企業的例子不斷發生。往往是壹個企業開發新產品,壹批企業跟風,導致第壹個投入開發的企業損失最大。
3.交易期間的風險
企業在貿易過程中涉及的知識產權包括:專利、商標、計算機軟件、版權、商業秘密,如營銷策略、營銷合同、市場推廣和促銷方案、獨特的商品裝潢等。
產品的外觀設計事先沒有保護好,導致替別人打廣告,打開市場。企業在銷售產品前,應根據市場設計產品的外觀或外觀包裝。巧妙的商品裝飾可以成為產品的獨特標識,打開產品市場開發的渠道。很多企業在產品投放初期往往未能有效保護特有商品裝潢的知識產權,如申請外觀設計專利、註冊商標等。當產品占據壹定市場後,造假者只想到保護。由於事前沒有有效的法律保護,沒有明確的判斷依據,往往導致企業辛辛苦苦開拓的市場被造假者輕易分享。
產品銷售前的廣告描述、銷售策略、市場推廣方式都是需要知識產權保護的重點。這些都是企業推出新產品的殺手鐧,比如CDMA手機進入市場銷售方式的改變,繞過很多中間商,由零售商直接銷售產品。具體的銷售策略是每個商家的秘密,必須采取有效的保護,打好出奇制勝的市場之戰。
產品營銷決策前缺乏必要的仔細調查,廣告關鍵詞缺乏必要的檢索,往往導致企業陷入知識產權的困境。2005年,上海百事可樂飲料有限公司和浙江民營企業葉瀾公司對簿公堂。百事可樂推出“藍色風暴”營銷活動,耗資數億元,贈品高達20億元。正當藍色風暴如火如荼之際,浙江小企業葉瀾公司起訴上海百事可樂侵犯其可樂飲料上的藍色風暴註冊商標權。2007年5月,浙江省高院認定侵權成立,要求百事公司賠償300萬元。百事可樂在明知存在侵權風險的情況下並沒有強行實施營銷計劃,而是在事先沒有發現營銷行動主題詞已被註冊為商標的情況下,在營銷行動上花費巨資,最後陷入了想要停止的尷尬。
二、風險防範的有效手段
知識產權風險源於技術、運營和管理等諸多不確定因素。降低風險最有效的方法是防範風險,實施有效的知識產權管理。
1.進行知識產權審查
知識產權審查包括在R&D項目的建立階段檢索、分析和評估相關的技術信息,特別是專利;研究開發完成後,審查成果的保護形式,確定專利或技術秘密等不同的保護方式;在生產階段判斷工藝路線,利用專利文獻選擇較好的工藝路線;采購階段對供應商知識產權狀況的評估;在產品銷售階段,營銷方案和廣告語言的知識產權調查,待註冊商標的商標查詢等。
八戒知識產權服務有限公司在這方面有成功的實踐經驗。建立了完善的知識產權審查流程,控制知識產權風險,有效利用專利文獻,提高研發起點。公司建立了知識產權分析管理辦法,利用專利檢索分析系統平臺,將分析嵌入R&D流程的各個環節,主要包括產品和技術知識產權分析、目標國知識產權環境分析、競爭對手知識產權分析和上下遊廠商知識產權分析。通過分析,公司可以有效地進行各方面的風險控制。
2.建立知識產權檔案
企業建立的知識產權檔案,包括商標註冊和專利申請的相關材料和文件,以及R&D活動的R&D記錄、知識產權審查材料等壹般來說,企業知識產權檔案中的專利內容應包括技術研發、試制、專利申請、修訂工藝文件的原始憑證、專利申請受理通知書、專利證書、專利年費賬單、專利變更文件等。商標內容應包括商標設計文件、註冊商標申請文件、商標註冊公告、註冊商標證書、商標使用許可合同等。壹份完整的企業知識產權檔案應根據企業知識產權的活動過程和特點進行整理和歸納,以確保其能夠發揮原始、直接、完整的法律證據作用,並作為防禦侵權訴訟的“盾牌”。這樣不僅可以認定企業自身擁有的全部知識產權,確定知識產權的歸屬,還可以嚴格監控市場動態,了解競爭對手的最新產品開發和侵權狀況。當企業的知識產權受到侵害或威脅時,應利用完整的知識產權檔案,積極參與起訴或應訴。
3.采取必要的預防措施
預防措施主要包括對合夥人和員工的合同約束。
對合作方的約束要根據合作內容明確規範所涉及的知識產權權利和責任,利用提供知識產權保障條款排除企業的侵權責任,減少可能的侵權責任,這樣即使在以後的訴訟中被判定承擔賠償責任,也可以在訴訟後根據合同條款向合作方追償,將侵權風險轉移給合作方。在采購過程中,應明確要求供應商擔保知識產權,確保不侵犯他人的知識產權,不采購侵權產品。比如,為他人制作品牌產品時,合同中要明確商標保護條款,即對方必須保證自己的商標合法有效,壹旦發生商標侵權,由對方承擔全部責任。委托他人為本企業制作品牌產品時,合同中應明確專利保護條款,即對方必須保證專利技術或產品合法有效,壹旦發生專利侵權,由對方承擔全部責任。同時,在指定配套廠商或配套主機廠商時,應在供貨合同中明確使用新技術、新產品,特別是企業獨家定制或自主開發的原材料和設備,並對主機廠商的知識產權進行限制。
對企業員工的約束,主要是因為企業員工行為不當帶來的知識產權流失風險。以高科技企業為例,其技術開發人員往往會不自覺地重復使用以前針對同壹技術問題的設計或技術方案。如果該技術人員壹直在企業工作,並與企業簽訂了保密協議,則不足以造成泄密或侵權的風險。但是,當它跳槽到同行業的另壹家企業時,就會引起知識產權侵權的麻煩。特別是與前雇主簽訂了保密協議的員工,如果違反協議,泄露相關商業秘密,會引起新雇主與前雇主的法律糾紛。為了防止員工使用前雇主的保密信息,包括客戶身份、經營方式、潛在客戶名單、產品銷售計劃和服務,避免企業的重要知識產權隨著人員的變動而流失,企業應在招聘過程中與員工訂立競業禁止或保密協議,以規範員工的工作行為,防範技術秘密或商業秘密等知識產權流失的風險。